Tổng quan về một hợp đồng li-xăng

 1. Hợp đồng li-xăng sở hữu công nghiệp là gì? Các dạng hợp đồng li-xăng

Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp (li-xăng) là sự thỏa thuận bằng văn bản về việc chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình.

Đối tượng của hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp chỉ là quyền sử dụng đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu (trừ nhãn hiệu tập thể không thể chuyển giao cho tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của tập thể chủ sở hữu nhãn hiệu) và bí mật kinh doanh

Hợp đồng li-xăng có thể được thực hiện theo một trong ba dạng sau:

Hợp đồng độc quyền:

•  Bên chuyển quyền không được ký kết hợp đồng sử dụng với bất kỳ bên thứ ba nào, bên được chuyển quyền độc quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp trong phạm vi và thời hạn chuyển giao
•  Chỉ được sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đó nếu được cho phép của bên được chuyển quyền

Hợp đồng không độc quyền: Bên chuyển quyền có quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, quyền ký kết hợp đồng sử dụng với người khác.

Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thứ cấp: Bên được chuyển quyền có quyền chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp theo một hợp đồng khác.

2. Chủ thể và nội dung hợp đồng li-xăng sở hữu công nghiệp.

Chủ thể của hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp gồm các bên sau đây:

Thứ nhất, bên chuyển quyền (bên cấp li-xăng) là cá nhân, tổ chức có quyền sử dụng đối tượng SHCN và có nhu cầu khai thác đối tượng thông qua hình thức chuyển quyền sử dụng.

Chủ sở hữu quyền SHCN là người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp văn bằng bảo hộ đối với các đối tượng SHCN (văn bằng bảo hộ vẫn còn hiệu lực); hoặc là người được xác lập quyền theo cơ chế bảo hộ tự động; hoặc là người được chủ sở hữu quyền sử dụng đối tượng SHCN cho phép chuyển giao quyền sử dụng thông qua hợp đồng li-xăng thứ cấp

Thứ hai, bên được chuyển quyền (bên nhận li-xăng) là cá nhân, tổ chức có nhu cầu sử dụng, khai thác các đối tượng SHCN. Thông qua hợp đồng li-xăng, bên nhận chuyển giao được phép khai thác các đối tượng SHCN trong phạm vi, thời hạn mà các bên đã thỏa thuận, đồng thời có nghĩa vụ trả phí cho bên cấp li-xăng theo thỏa thuận.

Những nội dung chủ yếu của hợp đồng theo quy định tại Điều 144 Luật sở hữu trí tuệ

     a) Xác định các bên tham gia hợp đồng: tên và địa chỉ đầy đủ của bên cấp li-xăng và bên thực hiện li-xăng

     b) Dạng hợp đồng độc quyền, không độc quyền, thứ cấp

     c) Giới hạn về các hành vi sử dụng “phạm vi chuyển giao”, được hiểu là việc bên cấp li-xăng cho phép bên nhận được phép thực hiện tất cả hay một số hành vi sử dụng thuộc quyền của bên cấp. Giới hạn quyền sử dụng và giới hạn lãnh thổ mà người được chuyển giao quyền sử dụng có quyền khai thác. Đối tượng sở hữu công nghiệp được bảo hộ trong lãnh thổ Việt Nam, việc chuyển giao quyền sử dụng chỉ có thể thực hiện trong phạm vi hẹp hơn phạm vi được bảo hộ

     d) Điều khoản về thời hạn của hợp đồng. Các bên phải xác định khoảng thời gian mà bên được chuyển quyền được phép sử dụng đối tượng SHCN theo hợp đồng. Thời hạn của hợp đồng phải thuộc thời hạn bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp hoặc nếu là hợp đồng chuyển giao thứ cấp thì thời hạn nằm trong hợp đồng chuyển giao độc quyền trên thứ cấp

     e) Điều khoản giá chuyển giao, do các bên thỏa thuận dựa trên cơ sở ước tính hiệu quả kinh tế mà bên được chuyển giao thu được từ hoạt động khai thác đối tượng sở hữu công nghiệp. Hiện tại pháp luật sở hữu trí tuệ chưa có quy định cụ thể về định giá quyền SHCN, các phương pháp định giá như dựa trên chi phí đầu tư vào đối tượng SHCN, dựa trên doanh thu, dựa vào thị trường….

     f) Điều khoản về phương thức thanh toán, các bên có thể thỏa thuận về thời hạn, phương tiện, cách thức thanh toán. Bên được chuyển quyền có thể thanh toán một lần hay nhiều lần tùy thuộc vào hợp đồng.

    g) Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên. Các bên trong quan hệ li-xăng có thể thỏa thuận các quyền và nghĩa vụ mỗi bên đối với nhau và không được trái quy định của pháp luật

    h) Điều khoản về hiệu lực hợp đồng theo thỏa thuận của các bên tham gia hợp đồng nhưng chỉ có giá trị pháp lý đối với bên thứ ba khi đã được đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ

Ngoài ra còn có các nội dung khác tùy thuộc vào đối tượng SHCN được chuyển quyền sử dụng như điều khoản giải thích, định nghĩa các thuật ngữ trong hợp đồng; điều khoản duy trì bảo mật; điều khoản về hỗ trợ kỹ thuật (tùy thuộc vào đối tượng SHCN được chuyển giao quyền sử dụng); điều kiện khi sửa đổi, bổ sung, gia hạn, chấm dứt hợp đồng; luật áp dụng và phương thức giải quyết tranh chấp (thỏa thuận thương lượng, trọng tài, Tòa án); điều khoản miễn trừ...

Lưu ý: Hợp đồng li-xăng sở hữu công nghiệp phải đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ. Cục sở hữu trí tuệ sẽ quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp cho người nộp hồ sơ; đóng dấu đăng ký vào 02 bản hợp đồng và trao người nộp hồ sơ 01 bản, lưu 01 bản

Trong trường hợp các bên sửa đổi nội dung, gia hạn, chấm dứt trước thời hạn hiệu lực của hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đã đăng ký đều phải được ghi nhận tại Cục sở hữu trí tuệ

3. Chấm dứt hợp đồng li-xăng sở hữu công nghệ:

Hợp đồng li-xăng chấm dứt trong hai trường hợp.

     (1) Thời hạn hợp đồng đã hết hoặc hoặc có một sự kiện dẫn đến việc nhất trí chấm dứt hợp đồng. Hợp đồng chấm dứt hiệu lực tại thời điểm văn bằng bảo hộ của đối tượng SHCN được sử dụng hết hiệu lực bảo hộ hoặc có thể là sớm hơn nếu Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định bằng bảo hộ thuộc đối tượng được li-xăng vô hiệu hoặc không thực thi được

     (2) Hợp đồng bị chấm dứt hiệu lực trước thời hạn do lỗi của một bên. Liên quan đến việc không thực hiện hợp đồng theo một cách thức nào đó sẽ bị coi là vi phạm điều kiện của hợp đồng, ví dụ không thực hiện phí li xăng, phá sản hoặc vỡ nợ.